A cura di Michela Maggi, avvocato e dottore di ricerca in proprietà industriale, information@maggilegal.it
In una recentissima decisione (CLS Bank International v. Alice Corporation Pty. Ltd.) del 10 maggio 2013, la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (nel seguito, in breve, “CAFC”), ovvero la Corte di Appello Federale degli Stati Uniti d’America competente in materia di marchi e brevetti, ha negato brevettabilità di un metodo informatizzato di hedging, per ridurre alcuni rischio nello svolgimento di operazioni finanziarie.
Questa decisione si colloca nel lungo filone di decisioni che hanno cercato di risolvere una delle questioni maggiormente controverse, non solo del sistema brevettuale statunitense ma anche di quello europeo: la brevettabilità dei metodi commerciali (cosiddetti business methods).
La brevettabilità dei metodi commerciali secondo la Corte d’Appello americana
La Corte d’Appello americana specializzata in composizione plenaria (en banc) ha ritenuto, in particolare, che il metodo di hedging non rientrasse nel concetto di invenzione brevettabile (patentable subject matter) previsto dalla section 101 del Patent Act. La disposizione appena citata prevede che “chiunque inventi o scopra un qualsiasi nuovo e utile procedimento, macchina, sistema di fabbricazione o composizione di sostanze, ovvero ogni loro perfezionamento nuovo ed utile, può ottenere un brevetto su di esso a patto che siano rispettati gli altri requisiti per la brevettabilità” ovvero la novità e l’originalità (previsti rispettivamente dalle sections 102 e 103 del Patent Act). Contrariamente alla Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (CBE) la quale (all’art. 52) fornisce una definizione in negativo del concetto di invenzione brevettabile, elencando gli enti da esso esclusi (fra cui ricordiamo rientrano, in linea di principio, anche i programmi per computer ed i metodi commerciali), il Patent Act statunitense prevede in positivo ciò che è brevettabile, mentre le eccezioni al “patentable subject matter” risultano di volta in volta decise dai vari tribunali specializzati. Le Corti americane hanno così creato nel corso degli anni le cosiddette common law exceptions le quali escludono dal concetto di invenzione brevettabile i principi, le idee astratte e le leggi della natura, prevedendo così principi analoghi a quelli già previsti codicisticamente in Europa.
Una parte dei giudici della CAFC ha ritenuto che il metodo di hedging fosse appunto equiparabile ad un’idea astratta e, pertanto, non fosse suscettibile di protezione brevettuale. Con tale decisone la CAFC sembra allinearsi a quanto già stabilito dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel noto caso Bilski risalente al 2010, caso questo in cui la Corte era stata già chiamata a pronunciarsi sulla brevettabilità di un metodo di hedging. In quella occasione, la Corte Suprema era intervenuta proprio per arginare l’interpretazione liberale che la CAFC, a partire dalla metà dagli anni novanta, aveva dato alla section 101.
Infatti, in una celebre decisione del 1998 (State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.,), avente come oggetto la brevettabilità di un sistema computerizzato per la gestione di un portafoglio di investimenti, la CAFC aveva sostenuto che “anything under the sun made by man” rientrasse nel concetto di invenzione prevista dal Patent Act e che pertanto l’accesso alla tutela brevettuale dipendesse unicamente dal soddisfacimento dei requisiti di novità ed originalità. Questa decisione scatenò una vera e propria corsa al brevetto negli Stati Uniti, culminata con una grande moltitudine di applicazioni brevettuali per programmi per computer e metodi commerciali informatizzati, enti la cui brevettabilità era fino ad allora controversa. Il Patent Office si trovò fra l’altro a dovere gestire una serie di domande brevettuali aventi come oggetto dei trovati per i quali non era in possesso di documentazione di anteriorità sufficiente per valutare la novità e l’altezza inventiva. La conseguenza fu la concessione di privative brevettuali di dubbia qualità e vera validità. L’interpretazione liberale in materia di brevettabilità adottata a partire dal caso State Street venne ovviamente accolta con favore sia dalle imprese operanti del settore finanziario sia da quelle operanti in generale nell’e-commerce. Entrambe le categorie colsero infatti l’occasione per assicurarsi brevetti sui metodi commerciali (informatizzati).
Questo orientamento liberale adottato dalla Corte d’Appello (CAFC) dal caso State Street in poi non convinse però la Corte Suprema degli Stati Uniti, la quale in diverse occasioni fece notare in modo indiretto come la brevettabilità dei metodi commerciali contravvenisse la common law exception di brevettare idee astratte. Tale scetticismo trovò applicazione nella decisione riguardante il caso Bilski, nel quale la Corte Suprema stabilì in controtendenza rispetto al passato ed al CAFC che un metodo di hedging fosse un’idea astratta ed in quanto tale quindi non suscettibile di ricevere la tutela brevettuale.
Con la decisione CLS Bank v. Alice Corporation, di cui si tratta qui il contrasto fra l’orientamento delineatosi in seno al CAFC e quello espresso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti sembra essersi appianato.
Una questione irrisolta
Rimane tuttavia irrisolta una questione fondamentale in materia di brevettabilità negli Stati Uniti come in Europa: a quali condizioni un metodo commerciale rientra nel concetto di invenzione ed è pertanto suscettibile di protezione brevettuale? A questa domanda i giudici non sono riusciti a dare una risposta univoca.
Alcuni giudicanti hanno infatti ritenuto che le rivendicazioni fossero dirette verso un’idea astratta, altri invece hanno ritenuto invalide solo le rivendicazioni riguardanti il metodo (commerciale in sé), mentre hanno giudicato come invenzione brevettabile quelle riguardanti il sistema informatico (hardware) necessario per l’implementazione dell’invenzione.
La decisione CLS Bank v. Alice Corporation ha provato a riaffermare il principio che la sussistenza di un’invenzione brevettabile nel sistema brevettuale statunitense non deriva automaticamente dalla presenza nelle rivendicazioni di elementi materiali.
